美國CAFC就AI可否為專利發明人之爭議譜下 - 工程師

美國CAFC就AI可否為專利發明人之爭議譜下終曲樂章

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AI可以當專利的發明人嗎？相信很多人對這一議題都不陌生！前二天美國聯邦巡迴上訴法
院(CAFC)，終於針對三年來全球遍地開花般的此一爭點，做出形同「最後一哩」的判決。

話說具傳道士般精神的Stephen Thaler研發團隊，深信AI具有發明的能力，讓演算法由AI
自己創造出兩個「發明」後取名為DABUS，為AI請纓到各國申請專利，甚至於申請文件上
直接挑明，發明人是DABUS而非人類，迄今歐盟、美國、英國、澳洲、南非和我國等專利
局皆已表態。

歐洲專利局於2019年11月認定DABUS非人類發明人駁回申請，上訴後2021年底上訴委員會
亦駁回其訴願；而英國智慧財產局2019年12月也以相同理由駁回，上訴後遭英國高等法院
判維持智財局見解，再上訴後英國上訴法院仍予以駁回，英國與歐盟皆認為AI非自然人不
得作為發明人，發明人、權利人僅能歸予人類。

但南非與澳洲是比較特殊的例子。以上DABUS專利申請雖到處碰壁，南非的專利局於2021
年7月卻授予發明專利，因南非專利核准並非採實質審查，而只是形式審查而已（類似新
型專利），因此只要文件正確專利局幾乎照單全收。該專利局未因Thaler明示發明人非人
類就逕予駁掉，故結果上看似已接受AI為發明人，惟嗣後是否有人對其提出主體不符之舉
發，尚待觀察。

澳洲專利局裁定，因DABUS不符合應提供發明人實際姓名規定，申請先遭核駁，但就在南
非專利局核准後二天，澳洲法院也做出歷史性判決：發明人可以是非人類，2021年聯邦法
院卻推翻專利局見解，讓Thaler在澳洲首次逆轉，認為專利法中沒有發明人必須是自然人
之要求，法院認為雖只有自然人或法人才能成為專利權人，但無從推論出發明人必須是自
然人。可惜曇花一現，上訴後澳洲聯邦法院於2022年4月又推翻原判決，回到與英國歐盟
主流見解，判定只有自然人才能成為實際發明人，AI則否。

以上爭議，在歐盟、英國、澳洲、和我國[1]相繼塵埃落定之際，最後出台的是全球專利
霸主美國的聯邦巡迴上訴法院(CAFC)，本文即針對其如何就AI之發明人爭訟，譜下最後之
終曲樂章。

本案事實概略

Thaler於2019年7月向美國專利商標局(USPTO)提交兩項專利申請，稱為「統一感知自主引
導裝置」(DABUS: Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Science)，
Thaler將其描述為：原始碼或編程和軟體程式的集合。其美國申請號16/524,350（教導「
神經火焰」Neural Flame）和16/524,532（教導「分形容器」Fractal Container），並
將DABUS列為兩項申請的唯一發明人。Thaler認為，他自己並未就此發明的構思有所貢獻
，而都是DABUS的自主發明，而任何發明所屬技術領域中具有通常知識者(PHOSITA:
Person having ordinary skill in the art)，都可採用DABUS的輸出，將申請中的想法
付諸實踐。

與一般人用發明人的姓名不同，Thaler在申請中刻意寫為該發明是由AI非人類產生，為了
滿足35 U.S.C. § 115要求發明人在申請專利時應提交宣誓或聲明，Thaler乃代表DABUS
提出「發明人(inventorship)聲明」，解釋DABUS是一種特殊類型的連結主義的人工智能
AI(connectionist AI)，稱為「創造力機器」(Creativity Machine)，然後Thaler再提文
件聲稱DABUS已將發明人所有的權利轉讓給他。

USPTO審閱後認為申請缺乏有效之發明人，因文件不完備向Thaler發出提交非臨時申請遺
漏通知，要求Thaler補正有效的發明人。Thaler則請求根據其發明人聲明撤銷該通知，但
遭致拒絕，理由是「機器不符合發明人資格」，USPTO於2020年4月以AI非自然人不得成為
發明人駁回Thaler的申請。Thaler隨後依行政程序法(Administrative Procedure Act)，
就USPTO最終決定提起司法審查，上訴後維吉尼亞東區地院同意PTO的意見，專利法將發明
人定義為僅限於自然人，亦於2021年9月駁回，理由重申專利法之「發明人」必須是「個
人」，且法規中「個人」的簡單含義就是自然人，故核准USPTO所提之簡易判決動議
(motion for summary judgment)[2]，駁回Thaler請求，Thaler於是再向CAFC提出上訴。

美國CAFC之判決

針對是否可將AI軟體系統列為專利申請的發明人，CAFC認為欲解決此問題，不需去探究AI
發明性質等形上學的問題，反而應考量相關法規中之定義適用來判決。CAFC Stark法官最
後於2022年8月5日做出結論，專利法要求「發明人」是自然人，因此維持原判決，以下茲
介紹CAFC重要論點。

美國AIA發明法案規定之文本解釋原則

CAFC認為本案唯一的問題是，AI軟體系統是否可成為專利法下的發明人，而欲解決法律解
釋的爭議時，依最高法院BedRoc Ltd. v. United States, 541 U.S. 176, 183 (2004)，
應從法定文本(statutory text)著手，如文本明確即可依其解釋結案。而CAFC認定本案並
無含糊之處：因專利法明確規定要求發明人必須是自然人之「個人」。而美國自2011年通
過AIA發明法案(Leahy-Smith America Invents Act)以來，專利法已將「發明人」定義為
「發明或發現發明標的之個人或聯合發明的所有個人」；該法案也將「聯合發明人
(joint inventor)」和「共同發明人(coinventor)」定義為「發明或發現共同發明標的之
任何個人」(35 U.S.C. U.S.C. § 100(f) & (g))，在描述發明人申請專利時陳述時，該
法案始終將發明人和共同發明人稱為「個人」。

專利法名詞之恰當解釋

縱使美國專利法未定義「個人」，然而，正如最高法院於Mohamad v. Palestinian
Auth., 566 U.S. 449, 454 (2012)案中所解釋的，當用作名詞時，individual通常意味
著一個人，這與一般日常用語中如何使用這個詞是一致的，像人們說「去商店」、「離開
房間」和「開車」，都明確是指自然人；另2022年版之牛津字典也證實這個詞的普遍理解
。而且美國「詞典法」(Dictionary Act, 1 U.S.C. § 1)也規定「人(person)和「任何
人」(whoever)一詞的立法用途廣泛包括「公司、協會、公司、合夥、社團和合股公司以
及個人」，這表明除非另有說明，否則國會將「個人」理解為自然人。

因此依最高法院裁定，在法規中使用「個人」一詞時指的是人類，除非國會「有某種跡象
表明」打算進行不同的解讀。惟專利法中沒有任何內容表明，國會打算偏離設定默認值之
含義(default meaning)。相反的，專利法的其他部分皆支持該法中的「個人」是指人類
的結論。例如，專利法使用人稱代詞 -- 「他/她自己」(himself & herself)來指涉「個
人」(individual)，卻不使用非人的「自身」(itself)，如國會有意讓非人類做發明人當
非如此立法。再者，專利法還要求發明人提交宣誓或聲明，即要求發明人表明「自己是申
請案中請求保護發明的原始發明人或原始聯合發明人」）。

Thaler援引專利法第101和271條之抗辯

Thaler援引專利法中的幾項法條，以支持其「發明人」應廣泛包括AI軟體的立場，但都未
能說服CAFC。Thaler指出第101條和271條中都使用“whoever”，第101條規定「任何人
(whoever)發明或發現任何新穎有用的程序、機器…..都可能獲得專利」，而第271條在闡
明構成侵權時，也反複使用「任何人」(whoever)來包括公司和其他非自然人之實體，可
是CAFC認為該非人類可能侵犯專利這點，並不能就推論出：非人類也可能是專利的發明人
。面對系爭問題，應回到專利法對「發明人」的定義，使用「個人」一詞，而不使用「任
何人」。

CAFC先前已作過之案例

CAFC認定「發明人」必須是自然人的觀點，其實與其之前曾做過先例立場一致，像是
Univ. of Utah v. Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften
E.V., 734 F.3d 1315, 1323(Fed. Cir. 2013)案，CAFC即認為發明人必須是自然人，而
不能是公司或主權國家(sovereigns)；另依Beech Aircraft Corp. v. EDO Corp., 990
F.2d 1237, 1248(Fed. Cir. 1993)案，也提及只有自然人可以成為發明人。雖然這些個
案係在處理不同的問題，但得出的結論都是，公司和主權不能成為發明人，該兩個案例證
實在專利法中，「發明人」的一般含義僅限於自然人。


Thaler援引發明製造方式之抗辯


Thaler另主張AI應具有發明人資格，否則可專利性(patentability)將取決於「發明的製
造方式」(the manner in which the invention was made)，這將違反35 U.S.C. § 103
，但CAFC認為專利法第103條[3]規定與發明人無關。相反的，在相關部分其認為，像即使
發明是在「常規測試」(“routine” testing)或實驗中發現的，其仍有可能是非顯而易
見。參Honeywell Int’l Inc. v. Mexichem Amanco Holding S.A. de C.V., 865 F.3d
1348, 1356(Fed. Cir. 2017)；Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 15 (1966)。
該法條規定係與發明如何製作有關，並不特別針對誰可能是發明人而做規範。再者，
Thaler緣引最高法院Yates v. United States, 574 U.S. 528, 537 (2015)案，強調「發
明人」一詞的解釋，必須注意「使用該詞語前後文及整個法規更廣泛之背景」，但CAFC認
為其正在承擔這項任務。基於上述理由，專利法在整體考量時得以確認「發明人」必須是
自然人。

Thaler抗辯AI做專利發明人可鼓勵創新

Thaler辯稱，讓AI當發明人應可鼓勵創新和公開揭露，但CAFC認為Thaler此論點僅是推測
性的，而在專利法中缺乏依據，因為擺在CAFC面前的法條文本是明確的，CAFC引用最高法
院最新的Sw. Airlines Co. v. Saxon, 142 S. Ct. 1783, 1792-93(2022)案例，「不能
援引模糊之法律目的，來凌駕國會已選擇的措辭之上」。更何況，CAFC此處並非在處理：
面臨人類在AI輔助下所做的發明，是否有資格獲得專利保護的問題。


Thaler憲法規避準則之抗辯

最後，Thaler援引「憲法規避準則」(canon of constitutional avoidance)，他辯稱允
許AI為發明者，將可支持專利之憲法宗旨 --「促進科學和有用技術的進步」（美國憲法
U.S. Const. Art. I, § 8, cl. 8）。因此爭執如不承認AI是發明人，會破壞此種進步
，從而解釋法條時應避免潛在之憲法問題；但CAFC認為這不正確，因憲法係授予國會立法
權，而國會也已選擇透過專利法來行使其權力，CAFC援引二個案例來說明，憲法規避理論
不能適用，其一於Warger v. Shauers, 574 U.S. 40, 50 (2014)案中，所謂憲法規避準
則在沒有歧義的情況下不能適用；其二於Veterans4You LLC v. United States, 985
F.3d 850, 860-61(Fed. Cir. 2021)案，則釋明當關於法規之合憲性存在嚴重問題時，該
項規避準則才可能有所幫助，惟本案皆無此情形，因此Thaler不能爭辯將發明權限制在自
然人身上會構成違憲。


Thaler的下一步

其實，Thaler並不是只單單想要讓AI當發明人而已，下一步其應是想要讓AI往得成為專利
權人的方向邁進！但不意出師未捷，但估計他不會就鎩羽而歸，應還想要最後一搏上訴到
最高法院，但不過看來機會不大！因為，美國最高法院對眾多將CAFC判決上訴之案件，常
不會受理准予聽審，而通常是只挑選具有全國性的意義或重大法律爭議案件（具作成判例
價值者）才會核准(grant certiorari)，估計Thaler再上訴將有相當難度。


小結 否定AI為發明人後訴訟上可能面臨之挑戰


於否定AI得為發明人後，可確定的是，即使請求項完全由AI完成，發明人仍應載為自然人
，然而人類提供演算法與數據集之安排、配置和訓練、權重與參數之調校和執行，不表示
發明最後構思出來的「具體技術內涵」，真的是由人類所寫出來。目前整個專利完全由非
人類之AI完成，如DABUS情況仍屬少數，大部分應是透過AI產生的數據，由工程師轉換成
專利內容，實際上係經AI協助與人類共同發明(joint inventors)，但法律上AI當然也不
得為共同發明人。

這個議題於專利訴訟時尤其重要，因美國有發現事實之證據開示程序(discovery
procedure)，包括文件提供(production of documents)與證人詢問採證程序
(deposition)等，理論上被告得要求原告提交背後之演算法，包括設定的參數及所有輸入
訓練集的一切資料並進行詰問（實務上要求將原始碼提出的很多），如嗣後果因此發現係
「AI影武者」所為，則侵權之被告得否以其非人類寫出，作為專利內容記載不實之抗辯，
使其在法律上無法執行（unenforceable，實務上假如依證據開示發現有二個發明人，但
專利申請上只填寫一人，但此僅對被告之抗辯而非否定整個專利的效力）。

因此，將來一旦這個潘朵拉的盒子打開，可能是訴訟上必須面臨之挑戰。看起來，針對AI
不得做為專利發明人之外，上述各法院於判決中都僅消極地予以否認，而未能進一步地積
極宣示，在這種情況下演算法工程師或操盤人員都應是適格之實際發明人。但或許，不久
後另將有後續發展。

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