連接器模組(ICM)專利訴訟：從湧德電子回 - 工程師

[情報] 連接器模組(ICM)專利訴訟：從湧德電子回應過程論談判策略及注意事項

http://bit.ly/2DGLAwE

2018年2月16日，美國網路連接器製造商Pulse Electronics, Inc.，向美國南加州法院遞
狀控告台灣湧德電子公司U.D. Electronic Corp.，主張湧德電子所製造並於美國販售之
整合式連接器模組 (integrated connector module, ICM) 產品，侵害Pulse 所擁有的
6,773,302，7,959,473，9,178,318，和 6,593,840等四項美國專利。

Pulse 並在訴狀之附件Exhibit E ~ Exhibit J，檢附雙方自2016年10月開始到2017年4月
間的六封談判過程往返的信件．筆者閱讀相關往返信件後，認為台灣湧德電子在面對外商
專利權人追索信函在應對策略上，似乎有些失焦及失誤，所以在此與讀者討論及分享建議
。

“產品無侵害專利防禦” 優先於 “專利無效防禦”

Pulse 於2017年February 3提供四項美國專利的侵權比對 claim chart (Exhibit G)，而
湧德電子於2017年Mar. 6回覆 (Exhibit H)，回覆內容主要在比對前案證據和Pulse四項
專利，因此推論湧德電子試圖主張Pulse所主張的四項專利相關專利範圍應為無效專利範
圍。但相關回覆內容，似乎並未很清楚地具體主張湧德電子產品並未構成侵權。

筆者建議：”產品無侵害專利防禦” 優先於 "專利無效防禦"，被追索者應盡可能主張專
利權人claim chart比對不完整，被追索者仍然短缺某項claim元件，未滿足全要件原則，
故並未構成侵權。尤其若能主張未侵害獨立項專利範圍時，則依附在該獨立項下的所有附
屬項也未構成侵權，如此防禦效果較佳。

以如下 '302專利比對claim chart最後一個元件比對內容舉例說明，筆者傾向爭辯：正確
解讀這些導線外形是 - 導線中段的直線部分延伸長度不同，但導線彎折處的彎折角度都
一樣。既然彎折角度一樣，半徑應該相同…云云，因此結論產品未構成侵權。　

若欲主張爭議專利無效，應比對 “前案證據日期” 與 “爭議專利優先權日期”

針對其中的 ’840 專利，湧德電子於2017年Mar. 6回覆 (Exhibit H) 中主張無效的前案
證據是鴻海擁有的CN2596615Y和CN2599819Y專利．但 ’840專利的優先權日是2000年1月
31日，而兩件前案證據 ’615和 ’819 大陸專利的最早申請日或公開日皆晚於2000年1月
31日，因此都不是 ’840 專利的適格前案證據；Pulse在下一封追索信件 (Exhibit I)
就直接打臉否定這個防禦論點了。

宜避免以公司董事長/執行長署名回覆專利爭議信函

Pulse或許是從湧德電子公司英文網頁得知公司代表人資訊，因此首封專利爭議信函收件
人直接指向董事長兼執行長Gary Chen，而後湧德電子相關回函都是以董事長兼執行長
Gary Chen署名回函。

除非是董事長/執行長個人勇於任事，樂於親上火線，直接主導專利爭議談判，否則筆者
建議宜避免以公司董事長/執行長署名回覆專利爭議信函；應改由公司內法務同仁/委託外
部事務所律師署名回覆專利爭議信函；若前兩者人員都不可得，則退而求其次由公司內部
中階主管署名回覆。如此以降低董事長/執行長稍後被原告要求上證人席作證，說明談判
階段每封回覆信件內容和準備過程。

結語

因應美國專利侵權追索談判和訴訟，被追索的台灣廠商肯定要因此付出相當的律師費，但
這是廠商在美行銷販售產品的必要成本；台灣廠商可以樽節成本，委託孰悉美國專利法和
專利爭議處理實務，CP值高的中小型專利事務所協助辦理，如此在與外國專利權人談判應
對書信上，方能維持一定的專業度。

以本案為例，Pulse 說不定原本追索信函發出給多家廠商，湧德電子原本可能也不是優先
追索對象；但當Pulse收到湧德回覆信函後，評估湧德電子的美國專利相關法律資源較為
有限，極可能因此將湧德電子改列為第一優先追索對象。因為Pulse當然企盼其專利授權
活動能旗開得勝，能迅速取得第一筆權利金收入，因此策略上當然會優先追擊較容易勝訴
對象。

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