生技人為什麼要懂專利? - 生技
By Vanessa
at 2013-08-31T12:13
at 2013-08-31T12:13
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本文轉自 http://connectomeblog.wordpress.com/
「○○和●●公司在美國掀起專利戰」、「○○公司去年專利申請數量達到
新高」、「○○公司專利侵權案勝訴」這些標題幾乎每天都能在報章新聞裡看到,
自從兩年前蘋果公司和 Google 所掀起的一連串智慧型手機專利訴訟之後,「專
利」頓時成為財金新聞的常客。對於生技醫藥產業來說,專利的價值是什麼?做
為生技研發人員或是業務/市場開發/行銷人員的你,需要懂專利嗎?本文簡短介
紹專利的本質,以及生技人之所以需要了解專利的原因。
專利是什麼?
依照中華民國專利法,依照權利期限、所保護客體以及審查方式的不同,可以將
專利分為發明專利、新型專利和設計專利三種。專利是一種法律給予發明人的排
他權 (exclusive right),此權利具有時間 (專利有效期限) 和空間 (屬地主義)
的限制;也就是說在某一國家註冊之專利,僅能在一定的時間和空間內有效。
一般認為,在資本密集的製造業中,最具有經濟價值的是門檻最高,但可以包含
技術內涵、製造方法或物品的發明專利,因此接下來本文所提到的「專利」將指
發明專利。而發明專利申請時,其申請案的標的物品、技術或製造方法,需要具
備「產業利用性」、「進步性」、「新穎性」三項專利之基本三要件,才能夠被
核准。
專利內容的公開
發明人可以向該國主管機關提出專利申請案;付出時間、相關規費、申請費申請
專利以換取國家對該技術內容的法律保護,然而為了要使大眾受益、鼓勵發明創
作,國家有權要求發明人揭露其發明內涵和技術內容,以促進社會大眾未來可以
經專利權人同意,根據該專利內容而「據以實施」創造出更好更新的技術或產品。
值得注意的是,專利權是法律語言所建構的商業資產,雖然理論上專利內容必須
要能夠「使具有通常技藝之人據以實施」,但實際上專利權利內容的文字並不是
指導人們如何做實驗的技術文獻,因此僅是擁有專利或得到專利授權,不一定能
夠完全了解該技術內涵。
專利在生技醫藥產業的應用
由前所述,專利權是保護發明人智慧財產的法定權利,其能夠阻絕競爭者販賣、
製造、使用、要約販賣或進口該專利所涵蓋的技術或產品,使得發明人在一定期
間內對其權利具有排他權。專利權人如果要維護其專利權,可以向司法機關對疑
似侵害專利權之人提出侵權訴訟,或是授權給會用到專利內容之製造商,收取權
利金。
在生技新藥產業發展史中,某一新藥或新化合物專利的期限往往界定了某一新藥
能為新藥公司帶來的經濟效益。在新藥專利尚未到期時,持有專利的公司經常利
用專利積極發起訴訟、主張自己的權力。而當新藥專利到期時,由於原本新藥公
司失去販售和製造該藥物之排他權,因此其他的藥廠便可以用同樣的成分仿製相
同成分藥物,此即為「學名藥」(generic) ;相同的概念用於以基因工程方式生
產的生物製劑藥品,專利過期的仿製成分生物製劑即稱為「生物相似性藥品」
(biosimilar,例如韓國製藥公司 Celltrion 的 Remsima)。
再者,對於生物科技或醫療器材產業來說,一樣技術或是儀器可能包含有許多專
利技術,若想要進入特定市場生產販售某一產品,但該基礎技術屬於該國專利權
人所有,則需要尋求該國專利權人之授權,以防止被告專利侵權。在生技領域著
名的基礎專利包括:第一個基因轉殖哺乳類專利─哈佛大學所擁有的基因轉殖小
鼠專利「Transgenic non-human mammals」(美國專利4736886號); 史丹佛大學
Cohen 教授所發明的基因切割專利「Process for producing biologically
functional molecular chimeras」(美國專利4237224號)等等,皆可以稱之為是
現代分子生物學的重要基石,因而也替兩所名校賺取不少權利金。
延伸閱讀:生技技轉人員介紹
http://connectomeblog.wordpress.com/2013/03/25/tech/
做為生技人,為什麼要了解專利?
然而說了這麼多,做為在實驗室中跑膠查 paper 的研發人員、或是生技醫材公
司的業務 /市場開發人員的你我為什麼要懂專利呢? 由於專利的「公開」特性,
因此任何人都可以透過資料庫查閱專利技術內容,了解技術或產業脈動,透明的
資訊使得我們可以利用專利蒐集資訊,規劃產品策略:
了解某一領域之以往技術內容
若是企業想要新進入某一產業發展技術,則可以透過專利資料庫對該領域技
術幾年間的進展和技術內容有初步了解。通常專利數量越多的領域,就是廠
商越注重研發、且經濟價值越高的技術領域。
然而由於專利申請案提出到被核准需要二至三年時間,在產品生命週期短的
產業中(例如半導體或消費性電子商品),申請案提出當時具備新穎性的技術/
製造方法/ 產品專利申請案,到主管機關審查核准時已過了幾十個月,可能
已經不被該領域中的研發人員認為是「新技術」,因此必須注意到專利資料
庫在特定產業中不適合做為了解「最新」產業脈動的的技術資料庫。
從專利申請案/專利了解競爭者研發布局以及競爭者動向
美國和台灣的專利申請案在提出申請後的十八個月,將會由主管機關公布,
成為社會大眾能夠查詢到的公開資料。特定技術領域中相關專利申請案的查
詢可以使企業了解競爭者近期研發走向。另外,專利布局和專利地圖(patent
mapping) 也能夠探知競爭者公司或特定產業的研發活動走向。
從專利了解某技術之智權保護現況
若企業需要將自己的服務/產品推展至新市場,而該服務/產品又極為複雜且
是基於許多基礎技術時,企業就需要由專利資料庫查詢這些技術的專利保護
現況。透過他人專利技術和自家產品的比對,企業需要權衡遭受侵權訴訟之
可能、該市場中將會遭遇之法律風險,與產品銷售所帶來的經濟利益相比,
決定是否尋求該技術之專利權人授權。
若是有專利侵權的可能,則需要考量是否可能面臨專利訴訟。以美國專利訴
訟來說,平均一場專利侵權訴訟之訴訟費用即高達 2~3百萬美金,且這還不
包括敗訴時所需要付給專利權人的損害賠償,或是商品被禁止進口所造成的
利益和商譽損失。因此透過專利資訊評估法律風險、減少未來損失,是企業
邁向國際化、進入新市場所需經歷的過程。
了解專利的「能」與「不能」
由於專利是透過給予發明人法律保障,但同時揭露技術內涵給社會大眾 (當
然也包括競爭者) ;因此作為企業內部的生技研發人員或智權人員,就需要
評估公司內部研發成果是否需要申請專利,例如該技術內涵需以專利或者營
業祕密保護較適合? 該研發成果和現行技術相比,是否具有足夠的新穎性和
非顯而易知性? 競爭者是否會以此專利仿製研發成果或掌握公司研發方向?
這些都是了解專利後才能夠審慎評估的議題,以及擬定企業專利申請策略時
需要注意的事項。
此外,專利申請時需要繳納相關規費,每年也需要向主管機關繳納維持費用
以確保其權利。因此持有許多專利的公司,其每年的專利年費支出也非常可
觀;這就是專利權維持的「成本」。生技研發人員和公司在申請專利權需要
充分了解該專利技術之價值,確定該專利申請案在未來可為公司帶來的經濟
效益,或能夠避開的法律風險。
結語
各國的專利局都有建置專利資料庫以供專利權人和大眾閱覽資料,而市面上也有
許多專利檢索/管理軟體協助專利權人查詢和管理智慧財產。專注於研究 /技術 /
業務 /行銷的生技人若是能夠對專利有基礎的認識,也許能夠更密切跟進產業脈
動且提升視野高度。Connectome將會推出更多專利相關文章,使各位對生技產業
的專利發展有更進一步的了解。
推薦學習資源:
國立政治大學商學院智慧財產研究所 (台灣首個專攻智慧財產的商學院研究所,
102 學年度起與科技管理研究所整併為科技管理與智慧財產研究所)
http://iip.nccu.edu.tw/
經濟部跨領域科技管理國際人才計畫
http://www.mmot.org.tw:8080/mmot/all_posts
中華民國經濟部智慧財產局
http://www.tipo.gov.tw/
美國專利商標局 (全世界最主要的專利資料庫,可查閱上百萬筆專利技術。作為
全世界專利申請與訴訟最活躍的國家,美國專利資料庫在質和量上也是全球第一)
http://www.uspto.gov/
國家實驗研究院科技產業資訊室 (定期更新高科技與生技產業專利訴訟資訊和技
術發展)
http://iknow.stpi.narl.org.tw/Default.aspx
撰稿者:Connectome 團隊 蘇祐諄
編輯者:Connectome 團隊 Nim
--
「○○和●●公司在美國掀起專利戰」、「○○公司去年專利申請數量達到
新高」、「○○公司專利侵權案勝訴」這些標題幾乎每天都能在報章新聞裡看到,
自從兩年前蘋果公司和 Google 所掀起的一連串智慧型手機專利訴訟之後,「專
利」頓時成為財金新聞的常客。對於生技醫藥產業來說,專利的價值是什麼?做
為生技研發人員或是業務/市場開發/行銷人員的你,需要懂專利嗎?本文簡短介
紹專利的本質,以及生技人之所以需要了解專利的原因。
專利是什麼?
依照中華民國專利法,依照權利期限、所保護客體以及審查方式的不同,可以將
專利分為發明專利、新型專利和設計專利三種。專利是一種法律給予發明人的排
他權 (exclusive right),此權利具有時間 (專利有效期限) 和空間 (屬地主義)
的限制;也就是說在某一國家註冊之專利,僅能在一定的時間和空間內有效。
一般認為,在資本密集的製造業中,最具有經濟價值的是門檻最高,但可以包含
技術內涵、製造方法或物品的發明專利,因此接下來本文所提到的「專利」將指
發明專利。而發明專利申請時,其申請案的標的物品、技術或製造方法,需要具
備「產業利用性」、「進步性」、「新穎性」三項專利之基本三要件,才能夠被
核准。
專利內容的公開
發明人可以向該國主管機關提出專利申請案;付出時間、相關規費、申請費申請
專利以換取國家對該技術內容的法律保護,然而為了要使大眾受益、鼓勵發明創
作,國家有權要求發明人揭露其發明內涵和技術內容,以促進社會大眾未來可以
經專利權人同意,根據該專利內容而「據以實施」創造出更好更新的技術或產品。
值得注意的是,專利權是法律語言所建構的商業資產,雖然理論上專利內容必須
要能夠「使具有通常技藝之人據以實施」,但實際上專利權利內容的文字並不是
指導人們如何做實驗的技術文獻,因此僅是擁有專利或得到專利授權,不一定能
夠完全了解該技術內涵。
專利在生技醫藥產業的應用
由前所述,專利權是保護發明人智慧財產的法定權利,其能夠阻絕競爭者販賣、
製造、使用、要約販賣或進口該專利所涵蓋的技術或產品,使得發明人在一定期
間內對其權利具有排他權。專利權人如果要維護其專利權,可以向司法機關對疑
似侵害專利權之人提出侵權訴訟,或是授權給會用到專利內容之製造商,收取權
利金。
在生技新藥產業發展史中,某一新藥或新化合物專利的期限往往界定了某一新藥
能為新藥公司帶來的經濟效益。在新藥專利尚未到期時,持有專利的公司經常利
用專利積極發起訴訟、主張自己的權力。而當新藥專利到期時,由於原本新藥公
司失去販售和製造該藥物之排他權,因此其他的藥廠便可以用同樣的成分仿製相
同成分藥物,此即為「學名藥」(generic) ;相同的概念用於以基因工程方式生
產的生物製劑藥品,專利過期的仿製成分生物製劑即稱為「生物相似性藥品」
(biosimilar,例如韓國製藥公司 Celltrion 的 Remsima)。
再者,對於生物科技或醫療器材產業來說,一樣技術或是儀器可能包含有許多專
利技術,若想要進入特定市場生產販售某一產品,但該基礎技術屬於該國專利權
人所有,則需要尋求該國專利權人之授權,以防止被告專利侵權。在生技領域著
名的基礎專利包括:第一個基因轉殖哺乳類專利─哈佛大學所擁有的基因轉殖小
鼠專利「Transgenic non-human mammals」(美國專利4736886號); 史丹佛大學
Cohen 教授所發明的基因切割專利「Process for producing biologically
functional molecular chimeras」(美國專利4237224號)等等,皆可以稱之為是
現代分子生物學的重要基石,因而也替兩所名校賺取不少權利金。
延伸閱讀:生技技轉人員介紹
http://connectomeblog.wordpress.com/2013/03/25/tech/
做為生技人,為什麼要了解專利?
然而說了這麼多,做為在實驗室中跑膠查 paper 的研發人員、或是生技醫材公
司的業務 /市場開發人員的你我為什麼要懂專利呢? 由於專利的「公開」特性,
因此任何人都可以透過資料庫查閱專利技術內容,了解技術或產業脈動,透明的
資訊使得我們可以利用專利蒐集資訊,規劃產品策略:
了解某一領域之以往技術內容
若是企業想要新進入某一產業發展技術,則可以透過專利資料庫對該領域技
術幾年間的進展和技術內容有初步了解。通常專利數量越多的領域,就是廠
商越注重研發、且經濟價值越高的技術領域。
然而由於專利申請案提出到被核准需要二至三年時間,在產品生命週期短的
產業中(例如半導體或消費性電子商品),申請案提出當時具備新穎性的技術/
製造方法/ 產品專利申請案,到主管機關審查核准時已過了幾十個月,可能
已經不被該領域中的研發人員認為是「新技術」,因此必須注意到專利資料
庫在特定產業中不適合做為了解「最新」產業脈動的的技術資料庫。
從專利申請案/專利了解競爭者研發布局以及競爭者動向
美國和台灣的專利申請案在提出申請後的十八個月,將會由主管機關公布,
成為社會大眾能夠查詢到的公開資料。特定技術領域中相關專利申請案的查
詢可以使企業了解競爭者近期研發走向。另外,專利布局和專利地圖(patent
mapping) 也能夠探知競爭者公司或特定產業的研發活動走向。
從專利了解某技術之智權保護現況
若企業需要將自己的服務/產品推展至新市場,而該服務/產品又極為複雜且
是基於許多基礎技術時,企業就需要由專利資料庫查詢這些技術的專利保護
現況。透過他人專利技術和自家產品的比對,企業需要權衡遭受侵權訴訟之
可能、該市場中將會遭遇之法律風險,與產品銷售所帶來的經濟利益相比,
決定是否尋求該技術之專利權人授權。
若是有專利侵權的可能,則需要考量是否可能面臨專利訴訟。以美國專利訴
訟來說,平均一場專利侵權訴訟之訴訟費用即高達 2~3百萬美金,且這還不
包括敗訴時所需要付給專利權人的損害賠償,或是商品被禁止進口所造成的
利益和商譽損失。因此透過專利資訊評估法律風險、減少未來損失,是企業
邁向國際化、進入新市場所需經歷的過程。
了解專利的「能」與「不能」
由於專利是透過給予發明人法律保障,但同時揭露技術內涵給社會大眾 (當
然也包括競爭者) ;因此作為企業內部的生技研發人員或智權人員,就需要
評估公司內部研發成果是否需要申請專利,例如該技術內涵需以專利或者營
業祕密保護較適合? 該研發成果和現行技術相比,是否具有足夠的新穎性和
非顯而易知性? 競爭者是否會以此專利仿製研發成果或掌握公司研發方向?
這些都是了解專利後才能夠審慎評估的議題,以及擬定企業專利申請策略時
需要注意的事項。
此外,專利申請時需要繳納相關規費,每年也需要向主管機關繳納維持費用
以確保其權利。因此持有許多專利的公司,其每年的專利年費支出也非常可
觀;這就是專利權維持的「成本」。生技研發人員和公司在申請專利權需要
充分了解該專利技術之價值,確定該專利申請案在未來可為公司帶來的經濟
效益,或能夠避開的法律風險。
結語
各國的專利局都有建置專利資料庫以供專利權人和大眾閱覽資料,而市面上也有
許多專利檢索/管理軟體協助專利權人查詢和管理智慧財產。專注於研究 /技術 /
業務 /行銷的生技人若是能夠對專利有基礎的認識,也許能夠更密切跟進產業脈
動且提升視野高度。Connectome將會推出更多專利相關文章,使各位對生技產業
的專利發展有更進一步的了解。
推薦學習資源:
國立政治大學商學院智慧財產研究所 (台灣首個專攻智慧財產的商學院研究所,
102 學年度起與科技管理研究所整併為科技管理與智慧財產研究所)
http://iip.nccu.edu.tw/
經濟部跨領域科技管理國際人才計畫
http://www.mmot.org.tw:8080/mmot/all_posts
中華民國經濟部智慧財產局
http://www.tipo.gov.tw/
美國專利商標局 (全世界最主要的專利資料庫,可查閱上百萬筆專利技術。作為
全世界專利申請與訴訟最活躍的國家,美國專利資料庫在質和量上也是全球第一)
http://www.uspto.gov/
國家實驗研究院科技產業資訊室 (定期更新高科技與生技產業專利訴訟資訊和技
術發展)
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撰稿者:Connectome 團隊 蘇祐諄
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